El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1° - Incorpórase como artículo 36 bis del Capítulo IV de la ley 24.481 y su modificatoria ley 24.572 (t.o. decreto 260/96), el siguiente texto:

"A partir de la fecha de su publicación -de acuerdo con el artículo 26-, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional, consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación del anuncio de la concesión de la patente de invención indicada en el artículo 32, hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente.

Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud, frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y contenido de ésta.

Cuando el objeto de la solicitud de patente esté constituido por un microorganismo o un procedimiento relativo a éste, la protección provisional comenzará solamente desde que el microorganismo haya sido hecho accesible al público.

Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido nunca los efectos previstos en las previsiones anteriores, cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiere sido rechazada en virtud de una resolución firme."

Art. 2° - Incorpórase como artículo 11 bis de la ley 24.481 el siguiente texto:

"Para el período anterior a la concesión definido en el artículo 36 bis, la extensión de la protección se determina por las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente, tal como ésta hubiera sido publicada en los términos del artículo 26. Sin embargo, será la concesión definitiva de la patente la que determinará con carácter retroactivo la protección mencionada, siempre que ésta no hubiera sido ampliada, en cuyo caso la protección no se extenderá a las ampliaciones o enmiendas realizadas durante el trámite que llevó a la concesión definitiva."

Art. 3° - Incorpórase como segundo párrafo del artículo 25 de la ley 24.481, el siguiente texto:

"Cuando un tercero hubiera sido requerido en los términos del 2° párrafo del artículo 36 bis, podrá exigir - previa acreditación de dicha circunstancia- a la Administración Nacional de Patentes que se le exhiba el expediente de solicitud de patente en cuestión para su consulta, a los efectos de plantear las defensas que pudiera considerarse con derecho."

Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Vengo a proponer la sanción de una norma ampliatoria de la legislación vigente en materia de patentes de invención: se trata de incluir un derecho provisional, consistente en brindar la posibilidad a quien se encuentra tramitando una solicitud de patente de invención, de requerir una compensación económica a terceros que se hicieran uso de la invención bajo trámite de patente, en los términos del artículo 8° de la ley 24.481.

La propuesta tiene amplia justificación, a poco de analizar que actualmente el promedio "ponderado" de duración del trámite local en orden a la obtención de una patente de invención, excede los seis años.

Según informa el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), existían a agosto del 2004 más de 34.000 solicitudes de patentes sin resolver, de las cuales unas 18.000 constituyen el atraso real, es decir, se trata de aquellas que cuentan con los requisitos para que se lleve a cabo el examen de fondo. A éstas se suman cada año unas 6.000 nuevas, aunque casi la mitad no cumple con los requisitos que las lleven al examen de fondo, o son abandonas. Por año se resuelven entre 3.500 y 4.000 solicitudes, entre concesiones, desestimientos y rechazos; es decir que el atraso aumenta cada año, en lugar de disminuir.

El promedio de resolución es de unos 5 años, pero debe tenerse en consideración que hay sectores donde la situación es muy crítica, justamente por falta de recursos humanos para la realización de los exámenes de fondo. Esta cuestión ha comenzado a ser resuelta el pasado año 2004, en que el INPI incorporó durante el año 2004 unos 30 examinadores, es decir, duplicó la planta inicial de 27. Se estima que una vez entrenados, el promedio de exámenes de fondo por examinador estaría en los 50/60 anuales.

Hay áreas técnicas, como la farmoquímica y la de biotecnología, en las que la capacidad de resolución es escasa, por lo que el trámite de concesión puede llegar a consumir una buena parte del período de protección de 20 años. Algunas tendrían que esperar su turno para el examen de fondo no menos de 5/6 años.

Mientras tanto, las inversiones realizadas en innovación tecnológica, se desvanecen por la imposibilidad de defensa de los derechos. El artículo 26 de la ley impone a la Administración Nacional de Patentes la obligación de publicar la solicitud de patente en trámite dentro de los 18 meses, contados a partir de la fecha de la presentación, o aun antes, a petición del solicitante. Esto implica que, a partir de la publicación, la "invención" se encuentra en el conocimiento público, y no hay ninguna protección a los derechos del inventor. No es posible entablar ninguna acción defensista, ya que para entablar acciones legales de fondo (artículo 81) o cautelares (artículo 83) es requisito ineludible la presentación del certificado o título de patente de invención.

Y este título no podrá obtenerse en plazos razonables, por más diligencia que hubiera puesto el solicitante, pues el sistema estatal de concesión se encuentra en grave crisis.

Esta previsión normativa es común en el derecho comparado: se encuentra en los artículos. 59 y 60 de la Ley de Patentes española, tenida como ejemplo al dictar la nuestra, pero oportunamente se omitió su inclusión.

La finalidad de este "derecho provisorio", consiste en que el solicitante de una patente, durante su trámite, pueda exigir una compensación razonable y adecuada a las circunstancias, de parte de quien lesione su derecho -en expectativa- a la explotación de la invención, con la utilización del objeto patentado llevada cabo durante el período iniciado con la solicitud y terminado con la publicación de la mención de la concesión.

Se trata de compensar una lesión que no puede ser cesada ni con el embargo de los objetos producidos o importados, ni con la adopción de medidas que eviten la continuidad de la lesión, porque tales medidas exigen que el accionante sea titular efectivo de la patente, esto es, que haya sido concedida.

Pero, mientras tal concesión no se produce, el solicitante ya goza de una protección provisional, consistente en poder solicitar una indemnización adecuada al daño producido ya que el infractor, incluso con buena fe, ha realizado actos que estarán prohibidos luego de la concesión.

También se prevé que esta protección erga omnes, a partir de a fecha de publicación, pueda surtir efectos aun antes de dicha publicación, si el solicitante lo comunica expresamente al presunto infractor mediante una notificación que debe contener el número de solicitud de la misma y su contenido.

A fin de asegurar la garantía constitucional de derecho de defensa, se ha previsto también que debe exceptuarse de la confidencialidad que plantea el artículo 25 de la ley 24.481 respecto de las solicitudes de patentes en trámite -durante los 18 meses que transcurren entre la solicitud y la publicación en los términos del artículo 26-, para aquellos que han sido requeridos por el solicitante de la patente según se indica en la norma que se pretende incluir como artículo 36 bis. Así, el presunto infractor requerido -previa acreditación del carácter invocado- tendrá derecho a consultar el expediente, aun antes de su publicación, para poder valorar tanto la realidad de la infracción que se le acusa, como las posibilidades de concesión definitiva que la patente en trámite pudiera tener. De este modo, tomará conocimiento de su situación legal frente al requirente. Las posibilidades ponderadas por éste de la efectiva concesión de la patente pueden resultar trascendentes, puesto que si la solicitud resultare en definitiva rechazada, o desistida -quizá, como consecuencia de la contestación del requerido-, se entiende que tal solicitud no ha tenido nunca los efectos que permiten instar la solicitud de indemnización.

Igualmente, la declaración de nulidad de la patente significa que la solicitud que la originó tampoco ha tenido nunca los efectos mencionados en los párrafos anteriores, cabiendo incluso que el supuesto infractor pueda solicitar, a su vez la oportuna indemnización de los daños y perjuicios.

Por último, la norma propuesta hace una mención especial para los supuestos que el objeto de la patente sea un procedimiento relativo a un microorganismo, en cuyo caso la protección provisional de la solicitud no comienza, sino desde que el microorganismo se ha hecho accesible al público en la institución autorizada.

En orden a una solución completa, se aclara que la protección provisional que se confiere mediante el artículo 36 bis, hará referencia a lo que determinen las reivindicaciones, tal y como hubieren sido publicadas y, en el supuesto que todavía no lo hubieren sido, tal y como hubieren sido solicitadas. Ello no obstante, si la concesión difiriera de la solicitud, como consecuencia de modificaciones introducidas, que reduzcan su alcance, será la redacción final la que privará, con efectos retroactivos respecto a la solicitud. En cambio, en ningún caso, la modificación de las reivindicaciones puede suponer una ampliación del contenido de la solicitud, de modo que, las ampliaciones o enmiendas que se realicen en el proceso del trámite no pueden mejorar el derecho provisional del solicitante de la patente.

Esta propuesta actualiza el proyecto iniciado oportunamente ante la Cámara Alta por el ex senador nacional José Luis Gioja, bajo expediente S-2.313/03; debiendo destacarse que el INPI ha realizado grandes esfuerzos en los últimos dos años para adaptar su estructura y capacidad de respuesta a los requerimientos de los inventores.

Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.